Empresas estrangeiras têm conseguido, na Justiça, recuperar marcas que tinham sido registradas anteriormente por brasileiras no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A norte-americana Converse, detentora da marca "All Star", e a companhia japonesa de eletroeletrônicos Sharp obtiveram decisões favoráveis no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A confecção americana de roupas de surf Ron Jon também conseguiu decisão favorável no Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região (Rio de Janeiro) contra uma empresa brasileira de pequeno porte denominada Gideon Pereira Barbosa, que distribui os produtos no país. Já a empresa inglesa de artigos esportivos Speedo entrou, em dezembro, na Justiça Federal do Rio contra a brasileira Multi Esporte, que vende produtos Speedo no Brasil. Neste caso, ainda não há decisão.

As companhias estrangeiras alegam que houve má-fé por parte das brasileiras ao registrar as marcas notoriamente reconhecidas. Em geral, trata-se de registros muito antigos no INPI, da década de 70, quando essas estrangeiras não conseguiam exportar diretamente para o Brasil e utilizavam suas representantes para comercializar as mercadorias no país. Nos processos, as estrangeiras alegam que houve má-fé das brasileiras porque muitas vezes não havia contrato firmado entre elas que permitisse o registro de marcas. Em outros casos, argumentam que estava discriminado no próprio contrato que a brasileira não poderia fazer esse tipo de registro.

As brasileiras, por outro lado, afirmam que o registro foi efetuado dentro dos princípios de boa-fé, já que muitas delas eram representantes da empresa no Brasil. Também alegam que o direito à pleitear a transferência da marca estaria prescrito. Isso porque, a Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 1996 - estabelece o prazo de cinco anos para que sejam ajuizadas reclamações relativas a marcas.

No entanto, as estrangeiras têm utilizado a Convenção de Paris, o primeiro acordo internacional relativo à propriedade intelectual, assinado em 1883, do qual o Brasil é signatário, para defender que, quando ocorre a comprovação de má-fé, não há prazo de prescrição. O argumento tem sido aceito no STJ.

A japonesa Sharp obteve decisão no STJ, no fim de março, favorável à transferência de marcas que tinham sido registradas pela Sharp brasileira, em falência desde 2004. Como o embate foi decidido por apenas um ministro, no caso o Massami Uyeda, ainda cabe recurso para a turma. Já a batalha judicial, que começou em 1980, entre a Converse e a All Star Artigos Esportivo, terminou no fim de junho de 2010, com decisão do STJ. Da decisão, não cabe mais recurso.

Segundo Guilherme de Mattos Abrantes, do escritório Daniel Advogados, responsável pelo processo da Sharp Japonesa, a análise do contrato firmado há cerca de 40 anos entre a Sharp japonesa e brasileira comprovou que o texto dizia expressamente que a empresa no Brasil não poderia fazer registros de marca sem autorização.

Com a falência da brasileira e o registro de marcas pertencente a ela, os produtos da Sharp japonesa praticamente sumiram do mercado brasileiro. "Esse era o obstáculo que a companhia estava enfrentando. Porém, quando tiver decisão definitiva, deve ocorrer uma nova entrada da Sharp japonesa no país", afirma Abrantes. O advogado da Sharp brasileira, Bernardo Atem Francischetti, contudo, informou que não está autorizado pela empresa a dar detalhes sobre o processo, mas afirma estar avaliando se irá recorrer.

No caso da Converse, já finalizado, a Justiça considerou que nunca houve um contrato de distribuição formal entre as duas empresas e que trata-se de uma marca notória, de acordo com o advogado da empresa Joaquim Eugênio Goulart, do escritório Dannemann Siemsen. Para ele, o Judiciário brasileiro já vem consolidando um posicionamento a favor das estrangeiras. " O empresário brasileiro que registrou a marca, como se fosse proprietário dela, terá que devolvê-la", afirma. O advogado Marcello Panella, do Thiollier e Advogados, que defendeu a All Star Artigos Esportivos, alega, no entanto, que as partes fizeram um acordo no processo, que estaria protegido por cláusula de confidenciabilidade.

A Justiça Federal do Rio de Janeiro também tem proferido decisões favoráveis às estrangeiras. No caso da Ron Jon, que já conta com decisão de segunda instância, o advogado que defende a empresa brasileira recorreu da decisão por meio de um embargo de declaração. Segundo Eduardo de Freitas Alvarenga, o próprio tribunal admitiu no acórdão que a marca Ron Jon não é notoriamente conhecida no Brasil. "Assim, argumentamos que seria o caso de reformar a decisão". A advogada da Ron Jon, Roberta Moreira de Magalhães, do Dannemann Siemsen, porém, alega que a má-fé no registro estaria caracterizada e por isso a decisão a favor da empresa deve ser mantida. Ainda não há posição do tribunal.

Com relação ao embate recém-iniciado sobre a marca Speedo, o advogado Joaquim Eugênio Goulart, do escritório Dannemann Siemsen, que defende a estrangeira afirma se tratar de "mais um caso de pirataria, na qual a empresa brasileira se aproveitou da marca internacional". A empresa brasileira, assessorada pelo advogado José Roberto Gusmão, do escritório Gusmão & Labrunie, por sua vez, afirma que o caso seria diferente. "Não se trata de pirataria, até porque os produtos Speedo vendidos pela Multi Esporte são brasileiros", afirma.

O INPI, que aparece como réu nos processos, por ter concedido os registros, tem afirmado no Judiciário que as marcas foram regularmente concedidas. "Sem que houvesse qualquer vício formal ou contestação", afirma o procurador federal do INPI, Antônio Cavaliere Gomes. O procurador, porém, afirma que se ficar provado na Justiça que houve ma-fé no processo de registro, o INPI não fará oposição à transferência da titularidade da marca. "A prova disso, no entanto, fica a cargo do Judiciário."

Grife responde por uso de nome de ator

A rede de lojas de roupas masculinas e femininas AD Fashion, com 50 pontos de venda no país, venceu em primeira e segunda instâncias uma ação em que é acusada de uso indevido da marca suíça AD -Alain Delon. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negou recentemente provimento a um recurso apresentado pela licenciada da marca do ator estrangeiro no país, a Alain Delon Diffusion do Brasil, contra decisão da 3ª Vara Empresarial da capital.

A 9ª Câmara Cível do TJ-RJ manteve sentença da juíza Fernanda Galizza do Amaral, que julgou improcedente o pedido da licenciada. Ela considerou que a autora ainda não possui o certificado de registro emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e que apenas a companhia suíça poderia acionar a grife brasileira. "Desta forma, não resta caracterizado o uso indevido da marca por parte da empresa ré", diz a juíza na decisão.

A licenciada pede R$ 5 milhões de indenização pelo suposto uso indevido da marca, de acordo com o advogado Luiz Edgard Montaury Pimenta, do escritório Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello, que defende a grife brasileira, detentora da marca AD Eternum. "Eles não conseguiram provar que detinham quaisquer direitos sobre a marca", afirma o advogado.

A defesa da autora da ação, do escritório Alexandre Faria Advogados, informou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). A companhia alega que o registro da marca AD-Alain Delon foi concedido há mais de 20 anos e que a companhia suíça possui participação acionária na licenciada, dando-lhe o direito de acionar a grife brasileira.

VALOR ECONÔMICO - LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS


Adriana Aguiar - De São Paulo
Arthur Rosa - De São Paulo