. Marcas
. Patentes
. Desenhos Industriais
. Registro de Programa de Computador
. Contratos de Transferência de Tecnologia

Como registrar uma marca?
Em primeiro lugar, é aconselhável realizar uma busca prévia da marca para saber se já existe alguma depositada ou registrada na(s) classe(s) pretendida(s). O pedido de marca deverá ser requerido em formulário próprio, recolhida a retribuição devida e anexados determinados documentos e apresentados outros para conferência, conforme for o caso.

O que é registrável como marca?
São registráveis como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (art. 122 da LPI). Dispõe, portanto, esta norma legal, que:
- a marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;
- os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade, para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais, de procedência diversa;
- a marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade ou da sua condição de disponibilidade.

O que não é registrável como marca?
Os sinais irregistráveis estão compreendidos no art. 124 da LPI. A Lei marcária brasileira não protege os sinais sonoros, gustativos e olfativos.

O que é marca nominativa?
É aquela constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos.

O que é marca figurativa?
É aquela constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente.

O que é marca mista?
É aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada.

O que é marca tridimensional?
É aquela constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

O que é marca coletiva?
É aquela que visa identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

O que é marca de certificação?
É aquela que atesta a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Quais são os direitos e deveres do titular?
A marca registrada garante a propriedade e o uso exclusivo em todo o território nacional, por dez anos. O titular deve mantê-la em uso e prorrogá-la de dez em dez anos.

Quando ocorre a perda do direito?
O registro da marca extingue-se pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia (abandono voluntário do titular ou pelo representante legal), pela caducidade (falta de uso da marca) ou pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI.

Pessoa física pode requerer o registro?
A pessoa física pode requerer o registro de marca, desde que comprove a atividade exercida, através de documento comprobatório, expedido pelo órgão competente. Verifica-se a habilitação profissional diante do órgão ou entidade responsável pelo registro, inscrição ou cadastramento.

Como acompanhar o andamento dos processos?
O andamento dos processos deve ser acompanhado pela publicação oficial, ou seja, a Revista da Propriedade Industrial - RPI (formato em papel ou disquete).

A busca prévia é obrigatória?
A busca prévia de marca não é obrigatória, entretanto, é aconselhável ao interessado realizá-la antes de efetuar o depósito, na classe que o signo visa assinalar, com o intuito de verificar se já existe marca anteriormente depositada/registrada.

Quando pode ser efetivada a transferência de titularidade?
A petição de transferência pode ser efetivada a qualquer momento depois do depósito do pedido de registro de marca.

Qual é o tempo de duração de um registro de marca?
O registro de marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Qual é o sistema de registro de marca adotado pelo Brasil?
O sistema de registro de marca adotado pelo Brasil é atributivo de direito, isto é, a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro.

O que vem a ser direito do usuário anterior?
Toda pessoa que, de boa-fé, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para a mesma atividade ou atividades afins, pode reivindicar o direito de precedência ao registro.

O que é uma patente?
É um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por força de lei, ao inventor/autor ou pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para que esta ou estas excluam terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.

Quais os tipos de natureza de uma patente?
Em função das diferenças existentes entre as invenções, elas poderão se enquadrar nas seguintes naturezas ou modalidades: Privilégio de Invenção (PI) - a invenção deve atender aos requisitos de atividade inventiva, novidade, e aplicação industrial. Modelo de Utilidade (MU) - nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional do objeto.

Existe também o Certificado de Adição de Invenção, para proteger um aperfeiçoamento que se tenha elaborado em matéria para a qual já se tenha um pedido ou mesmo a Patente de Invenção. Se a criação industrializável for relacionada com a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto de linhas e cores, que possa ser aplicada a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação, pode-se requerer um Registro de Desenho Industrial, pois nesse caso ela não poderá ser considerada uma patente.

O que é patenteável?
É patenteável a matéria que não incida nas proibições legais e que atender aos requisitos legais dos artigos 8º e 9º da LPI (Lei da Propriedade Industrial) ou seja: a invenção deve ser provida de novidade, utilização industrial, atividade inventiva e suficiência descritiva; o Modelo de Utilidade (MU) deve ser provido de novidade, utilização industrial, ato inventivo e suficiência descritiva. A proteção do MU só pode ser concedida a um objeto de uso prático (estando os processos e sistemas excluídos) que acarretem ato inventivo (não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, analisada por um técnico no assunto) resultando em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Os desenhos são obrigatórios e o pedido também deve apresentar a melhor forma de execução. Não se pode patentear um processo como Modelo de utilidade, somente como patente de Invenção l.

Posso patentear um programa de computador?
Os programas de computador, em si, são protegidos pelo Direito Autoral e não pelo Direito Patentário. Contudo a concessão de patentes de invenção que incluem programas de computador para processos ou que integram equipamentos diversos, tem sido admitida pelo INPI há longos anos. Isto porque não pode uma invenção ser excluída de proteção legal pelo fato de que, para sua implementação sejam usados como meios técnicos programas de computador, desde que atendidos os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Assim, o programa de computador em si, isto é, aquele que não apresenta um efeito técnico, é excluído de proteção patentária, ao passo que se tal programa altera tecnicamente o funcionamento da máquina em que é executado, este processo de controle ou a máquina resultante, pode configurar uma invenção patenteável.

Os programas de computador poderão, a critério do titular dos respectivos direitos, serem registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conforme artigo 1º do Decreto Nº 2556, de 20 de abril de 1998. O registro de software é uma forma de assegurar a seu autor seus direitos de exclusividade na produção, uso e comercialização de sua criação, mantendo-se o sigilo das informações registradas no INPI.

Qual a duração da Patente?
A Patente de Invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de Modelo de Utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito (Art. 40 da LPI).

Quais os direitos conferidos ao titular da Patente?
O titular da Patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (Capítulo V, Título I da Lei da Propriedade Industrial). Terceiros podem fazer uso da invenção somente com a permissão do titular (licença).

O que é Registro de Desenho Industrial?
É um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por força de lei, ao autor ou pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para que esta ou estas excluam terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.

O que é registrável como Desenho Industrial?
É registrável como Desenho Industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
É necessário que o desenho não incida nas proibições legais (Art. 100 da LPI) e que atenda aos requisitos legais dos Artigos 95, 96, 97 e 98.

O que não pode ser protegido como Registro?
Não pode ser passível de proteção os Desenhos Industriais que forem contrários à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; Toda a forma que for necessária, comum ou vulgar, ou ainda, aquela que for determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (Art. 100 da LPI).

O que é a CUP?
A Convenção da União de Paris (CUP) concluída em 1883, constituiu o primeiro marco a nível internacional para a proteção da Propriedade Industrial entre os diversos países signatários. O Brasil foi um dos 14 primeiros a aderir a essa convenção. Várias foram as modificações introduzidas no texto de 1883 através de 7 revisões. Em 1990 o Brasil aderiu integralmente ao texto da Revisão de Estocolmo, última revisão da CUP.

Qual a duração do Registro?
O Registro de DI poderá vigorar pelo prazo máximo de 25 anos contados da data do depósito, sendo o período de duração mínimo de 10 (dez) anos prorrogáveis por mais 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada (Art. 108 da LPI).

Quais os direitos conferidos ao titular do Registro?
O titular do desenho industrial tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, colocar à venda, usar, importar o desenho industrial objeto do registro (Art. 109 da LPI).

Qual o território de proteção do Registro?
O Registro de Desenho Industrial é válido somente em todo o território nacional (princípio consagrado pela Convenção da União de Paris - CUP). A existência de Patentes e Registros regionais (ex.: Patente Européia) não constitui exceção ao princípio, pois são resultantes de acordos regionais específicos.

É possível divulgar um invento em feiras, seminários e congressos antes de depositá-lo?
É preferível sempre depositar antes. Contudo, se houver necessidade da divulgação anterior e para que a novidade não seja prejudicada existe o Período de Graça, que permite tal divulgação antes de 180 dias para Registro de Desenho Industrial. Neste caso é recomendável declarar, no próprio formulário de depósito, as condições desta divulgação (Art. 96 e 12 da LPI). O período de Graça não se incorpora ao da prioridade unionista. Cuidado! Muitos países não reconhecem este período de graça. O período de graça não protege o requerente de depósitos efetuados por terceiros.

Programas de Computador - Se por lei o seu registro não é obrigatório, qual é a sua importância?
Efetivamente, para as obras protegidas pelo Direito Autoral o registro não é obrigatório - Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, artigos 18 e 19, ratificado pela Lei nº 9.609/98, artigo 2º, parágrafo 3º - sendo, entretanto, exigida a comprovação da autoria para o exercício do direito de exclusividade. No caso das demais obras protegidas pelo Direito Autoral - literatura, música, artes plásticas e arquitetura - é possível a produção de outras formas de comprovação da autoria, à medida que todas são materializáveis, constituindo assim provas aceitas em direito. A volatibilidade dos programas de computador, sempre presentes em meios magnéticos (portanto passíveis de alterações freqüentes), torna praticamente impossível a exigida comprovação de autoria na inexistência do registro.

A Lei nº 9.610/98 prevê a proteção ao título das obras intelectuais. Para que serve tal proteção no caso dos programas de computador?
É importante frisar que a proteção para o título da obra, prevista em lei - Lei nº 9.610/98, Artigo 10, § único - está condicionada à que este seja "original e inconfundível com obra, do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor". Portanto, através do título, pode e deve ser protegido o nome comercial dos programas, sendo esta mais uma característica positiva do registro, à medida que com apenas esta providência (o registro) estarão sendo protegidos o programa "em si" e o seu nome comercial.

Qual o tempo de tramitação do registro?
O prazo normativo entre o depósito do Pedido de Registro e a expedição do Certificado é de 90 (noventa) dias, sendo que no ato do depósito já é conferido o número de registro, que pode ser utilizado imediatamente nas comunicações (out-puts do programa, embalagens, etc.) sobre o programa, informando sobre a existência do registro.

Quais são os Contratos de Transferência de Tecnologia?
São àqueles que têm por objeto a transferência de tecnologia, ou seja, contratos de licença de exploração de patentes, de uso de marcas, de fornecimento de tecnologia, de franquia, de prestação de serviços de assistência técnica, os quais deverão ser averbados no INPI para que produzam efeitos legais em relação a terceiros e, no caso de fornecedor, licenciante ou franqueador residente ou domiciliado no exterior, para que possam ser feitas as remessas de royalties e deduzidos do imposto de renda, como despesas operacionais, os valores pagos a título de royalties.

Quais contratos de transferência de tecnologia são passíveis de averbação no INPI?
Exploração de Patentes: Contrato pelo qual o titular de patente concedida ou do pedido de patente depositado no INPI confere uma licença (onerosa ou gratuita, exclusiva ou não) a terceiros para sua utilização;
Uso de Marcas: Contrato mediante o qual o titular ou depositante autoriza um terceiro a utilizar marca depositada ou concedida para identificar determinado produto ou serviço, com ou sem exclusividade e a título oneroso ou gratuito;
Fornecimento de Tecnologia: Contrato cujo objeto é a transferência de tecnologia não protegida por patente;
Prestação de Serviços Técnicos: Contrato cujo objeto é a prestação de um determinado serviço técnico sem que o prestador do serviço ensine o tomador a realizar a tarefa;
Prestação de Assistência Técnica: Contrato pelo qual um profissional é contrato para ensinar o tomador dos serviços a realizar uma determinada tarefa que exige conhecimentos técnicos.
Franquia: Contrato pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Quais serviços estão dispensados de averbação ?
Segundo o INPI não estão sujeitos a averbação, por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do art.211, da Lei no 9279/96, os seguintes serviços:
- agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
- beneficiamento de produtos;
- homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação;
- consultoria na área financeira;
- consultoria na área comercial;
- consultoria na área jurídica;
- consultoria visando participação em licitação;
- estudos de viabilidade econômica;
- serviços de "marketing";
- serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios;
- serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de "help-desk";
- licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado, conforme Art. 11, da Lei no 9609/98;
- aquisição de cópia única de software;
- distribuição de software.

Qual o tempo de tramitação do procedimento de averbação no INPI?
Embora o art. 211, parágrafo único, da Lei nº 9279/96 fixe em 30 dias o prazo para averbação de contratos de transferência de tecnologia, na prática o tempo do procedimento de averbação do contrato dependerá das exigências eventualmente formuladas pelo INPI.

Quais sãos os efeitos da averbação?
- autorizar remessas de divisas ao exterior em caso de empresa fornecedora com sede no exterior;
- autorizar a dedutibilidade fiscal para empresa receptora da tecnologia dos pagamentos contratuais efetuados;
- produzir efeitos em relação à terceiros.
Período de vigência
Varia de acordo com a modalidade do contrato, bem como do que foi estipulado pelas partes contratantes.
Extinção
- expiração do prazo contratual;
- cumprimento do objeto do contrato;
- rescisão contratual.

Quais os benefícios de se adquirir tecnologia?
A tecnologia adquirida pode ser utilizada para melhorar a posição de mercado da empresa, implementar ou aprimorar processos produtivos, iniciar a produção de determinados produtos com exclusividade, abreviar o tempo de pesquisa e desenvolvimento de determinada tecnologia, dentre outros benefícios possíveis.

Quais os limites máximos de pagamento de royalties?
O valor do contrato poderá ser livremente negociado entre as partes contratantes, devendo-se, no entanto, ser considerados os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares, bem como algumas restrições impostas para certos tipos de contratos ou para contratos firmados entre empresas direta ou indiretamente relacionadas.

Qual o limite de dedutibilidade fiscal dos valores pagos a título de royalties (despesas operacionais)?
Os limites de dedutibilidade fiscal relacionados ao pagamento de royalties estão previstos na Portaria nº 436 do Ministério da Fazenda e são calculados com base nas vendas líquidas dos produtos comercializados com a marca ou patente licenciada ou com a tecnologia adquirida.

Fonte: INPI